Sentenza della Cassazione sull’attività inventiva nel caso Giuliani/Sofar

Nel valutare l’originalità di un farmaco brevettato occorre verificare se l’invenzione dia luogo a un diverso rapporto struttura/funzione del prodotto con riferimento allo stato della tecnica.

La Giuliani S.p.A. aveva iniziato un procedimento contro la SOFAR S.p.A. per violazione di un brevetto che copriva una “composizione farmaceutica per la somministrazione per via orale di composti che debbono essere assorbiti dall’intestino crasso”. Quando la SOFAR aveva sollevato obiezioni contro la validità del brevetto, il tribunale aveva stabilito che l’invenzione rivendicata nel brevetto Giuliani era anticipata da un brevetto precedente che copriva lo stesso farmaco nella stessa formulazione a rilascio ritardato. L’unica differenza nell’invenzione coperta dal brevetto Giuliani era che permetteva al farmaco di agire a livello locale invece che sistemico.

La Giuliani aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 8879 del 28 giugno 2001 ha stabilito, in generale, che i diritti di brevetto su un prodotto non coprono tutti gli usi possibili del prodotto brevettato, ma solo quelli descritti nel brevetto stesso o gli usi simili. Pertanto, la Corte ha confermato il principio secondo il quale l’applicazione nuova di un prodotto già noto non solo è brevettabile, ma può dar luogo a un brevetto indipendente.

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il brevetto Giuliani, rispetto al brevetto precedente, copriva l’applicazione locale piuttosto che sistemica di una sostanza identica, rilasciata nella stessa parte dell’intestino secondo meccanismi analoghi. L’invenzione descritta nel brevetto Giuliani era dunque l’uso di un farmaco che doveva considerarsi simile all’uso descritto nel brevetto precedente. Sebbene in teoria tale applicazione potesse considerarsi nuova, l’oggetto del brevetto Giuliani non dava luogo a un diverso rapporto fra la formula strutturale del farmaco ed il suo uso con riferimento allo stato della tecnica, e pertanto non rispondeva al requisito di attività inventiva ai sensi dell’articolo 16 della legge invenzioni.

Written by Sergio Rinaldi

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